מחיקת מדגם רשום

התובע עתר כי בית-המשפט יורה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר לבטל
ולמחוק מדגם רשום, אשר נרשם, לטענתו, שלא כדין.


להלן פסק דין בנושא בקשת מחיקת מדגם רשום:

פסק דין

1.          ההליך
     א.     התובע, אשר עיסוקו בייצור, ייבוא, מכירה ושווק פרופילים המשמשים, בין היתר, כבסיס לתקרות אקוסטיות, הגיש בתיק זה תביעה כנגד הנתבעת, אשר עיסוקה, בין היתר, בפיתוח פרופילים מאלומיניום, בה עתר כי בית-המשפט יורה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר לבטל ולמחוק מדגם הרשום בשמה, אשר נרשם, לטענתה, שלא כדין.
     ב.     הדיון בתיק זה החל בפני כב' השופטת אליעז וביום 20.7.03 הועבר בפני.
2.          העובדה שאינה שנויה במחלוקת:
          ביום 2.6.1996 (להלן: "המועד הקובע") הגישה הנתבעת בקשה לרישום מדגם לגבי פרופיל אלומיניום, שצורתו דומה לאות W, בתוספת זיזים ובליטות, המהווה מסגרת ובסיס להנחת יחידות תקרה אקוסטית (להלן: "הפרופיל המוגן"). המדגם נרשם ביום 7.1.1997 תחת המספר 26298.

3.           הפלוגתאות
          האם הפרופיל המוגן נרשם כמדגם שלא כדין על-פי פקודת הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (להלן: "הפקודה") מאחר:
     א.     שפרופיל זהה לפרופיל המוגן פורסם קודם למועד הקובע?
     ב.     שהפרופיל המוגן נטול חידוש או מקוריות;
     ג.     עיצוב הפרופיל המוגן הושפע משיקולים פונקציונליות בלבד ועל כן אינו עומד במבחן "בולט לעין", כנדרש בסעיף 2 לפקודה.
4.          האם פרופיל זהה לפרופיל המוגן פורסם קודם למועד הקובע?
     א.      התובע טען, כי פרופילים זהים לפרופיל המוגן היו קיימים לפני המועד הקובע (להלן: "הפרופילים המתחרים"), ולכן, לא היה ניתן לרשום מדגם על הפרופיל המוגן. לאישוש טענתו, הציג התובע העתקים צילומיים של דפים, אשר נלקחו לטענתו מתוך קטלוגים של יצרנים שונים, תוך שהוא טוען, כי אלו פורסמו לפני המועד הקובע. דין טענתו זו של התובע להדחות. אנמק.
     ב.     בע"א 430/67 שרנוע בע"מ ואח' נ' תנובה בע"מ ואח' (פ"ד כב(1) 113 (להלן: "פרשת שרנוע"), 119), נדרש בית-המשפט העליון לשאלה מתי די בפרסום קודם כדי למנוע רישום מדגם:
"הדין ביחס לפרסום קודם בספר מעין זה הוא שכאשר מצוי הספר במקום שאליו גישה קלה לציבור, כמו בספריה ציבורית, אפשר לראות בכך פרסום מספיק, כי יש להניח שבדרך זו הגיע המדגם לידיעת הציבור. אולם כאשר הספר שמור ברשות הפרט, אינה קיימת הנחה כזאת אלא יש להוכיח, אם בראיה ישירה ואם בדרך הנחה הנובעת מנסיבות הענין, שמישהו ראה את המדגם עצמו בתוך הספר (ראה הולסבורי-סימונדס...)..."
          יוצא, שקיומו של פרסום קודם ונסיבותיו הנן שאלות עובדתיות מהותיות לפרשת התביעה ולכן, הנטל להוכיחן מוטל על התובע לפי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה". במקרה דנן, נסיבות הפרסום, קרי, לרשות מי היו הקטלוגים הנטענים (בהנחה שפורסמו לפני המועד הקובע ולגבי מוצרים זהים לפרופיל המוגן) נגישים, לא הוכחו כלל ועיקר. בתצהיר עדותו הראשית של התובע כלל לא נטען באיזה אופן והיכן פורסמו קטלוגים אלו, אם בכלל, האם הם היו, עובר למועד הקובע, נגישים לציבור, ולו לציבור העוסקים בתחום, או שמא נשמרו הם במחסנים של חברה פלונית או אלמונית. אין להתפלא על "פגם" זה, שהרי התובע לא הביא לעדות ולו נציג של אחת מהחברות שלטענתו יצרו את הפרופילים המתחרים, והוא עצמו, עוסק בתחום זה רק משנת 1997 (עמ' 12 לפרטיכל, ש' 11-12), שנה לאחר שהפרופיל המוגן הוגש לרישום ולכן, ברי, שהוא לא היה יכול להעיד על נסיבות הפרסום הזה מידיעתו האישית. די בכך כדי לקבוע, כי מאחר שהתובע לא הוכיח רכיב מהותי - נסיבות הפרסום הקודם הנטען - הרי שפרסום מוקדם לא הוכח כלל ועיקר.
     ג.     מעבר לנדרש יאמר, כי התובע גם לא הוכיח שהפרופילים המתחרים - אף בהנחה שהם זהים לפרופיל המוגן - היו קיימים בשוק לפני המועד הקובע. התובע הגיש זוג מסמכים, המהווים העתקים צילומיים (נספחים ב(1) וב(2) לתצהיר עדותו הראשית), אשר לטענתו נלקחו מקטלוג של חברת אקסטל שחול פרופילי אלומיניום בע"מ, משנת 1994. אולם, במסמכים עצמם כלל לא מצוינת שנת פרסומם, אלא באחד מהם מופיע בפינה: "8.96". הנתבע העיד (עמ' 14 לפרטיכל, ש' 21-23) כי מקורו של מסמך זה הוא מקטלוג משנת 1994. אולם, לא ניתן כלל להדרש לטענה זו, שהרי זו עדות מובהקת מפי השמועה, שאינה עומדת, ולו במקורב, בכללי הראיות הנוגעים להוכחת טענה באמצעות מסמך, כפי שיובהר בהמשך.
          בנוסף, צרף התובע לתצהירו האמור שני מסמכים, שאף הם העתקים צילומיים (ב(3) ו- ב(4)), אשר לטענתו נלקחו מקטלוג המוצרים של חברת קליל תעשיות בע"מ, משנת 1986. דא עקא, כי אף מסמכים אלו אינם קבילים ואינם אמינים. ראשית, מסמך ב(3) שצורף, הינו העתק דף שנשלח במכשיר פקסימיליה, אשר התובע לא הצליח להסביר את מקורו, את נסיבות שליחותו ואת ההערות בכתב יד המופיעות על גביו (עמ' 12 לפרטיכל, ש' 21-29). יתר על כן, המסמך לא הוגש באמצעות עד מאמת (עורך המסמך, או מי שהמסמך נערך לבקשתו), קל וחומר, שלא בהתאם לכלל המחייב להגיש את "הראיה הטובה ביותר", היינו, המקור וזאת מבלי שמסר כל הסבר לכך. יצוין, כי על המסמך שצורף כנספח ב(4) לתצהיר התובע אין כלל תאריך, ולכן, לא ניתן לדעת מתי הוצא. ואפילו הייתי קובעת כי מסמך ב(3) קביל כראייה, הרי שלא ניתן לייחס לו את המשמעות שייחס לו ב"כ התובע. המסמך, בהיותו גלגולו של צילום ו/או של העתק משלוח פקסימיליה קשה מאד לקריאה, ובפינתו השמאלית התחתונה מופיע תיבה שיתכן שנאמר בה (וכאמור, קריאת המסמך אינה משימה פשוטה) כי "שרטט A.K." וכן מופיע תאריך, אותו ניתן לקרוא בקשיים מרובים כ"30.6.86" או "30.6.96". נהיר, כי בנסיבות אלו, לא ניתן לקבוע כי הפרופיל המתואר במסמך זה פורסם עוד בשנת 1986. יתר על כן, אף לו הייתי משוכנעת כי הכתוב בפינה זו הוא "30.6.86", הדבר לא היה מועיל לתובע, מאחר שלא נשמעה עדות בקשר לאוטנטיות האמור שם. היינו, האם התאריך מייצג את יום השרטוט המקורי? האם השרטוט הנו פנימי של חברת קליל, או שרטוט פומבי? האם השרטוט הוצג לציבור ביום זה? מה משמעות "A.K."? האם זהו אדם שעבד במקום? וכו'. אכן, לא בכדי נדרש כי מסמכים יוגשו באמצעות עורכם, ומשנמנע התובע מלזמן את עורכם, או למצער, נציג מוסמך מטעם קליל תעשיות בע"מ, המסוגל לאשש ולהחקר על המסמך, הרי, שגם לו היה מוגש מקור המסמך, לא ניתן היה לקבוע ממצאים עובדתיים מכריעים בהתבסס עליו. יתר על כן, לא ניתן כל הסבר להמנעות מצד התובע לזמן לעדות נציג חברת קליל, אשר לכאורה, עשוי היה לאשש טענותיו ולפיכך, על-פי ההלכה הידועה קמה חזקה, שלו היה מוזמן עד כזה לעדות לא היה הוא תומך בטענות התובע.
     ד.     ועוד מעבר לנדרש. העדויות היחידות שניתנו, ממקור ראשון, לגבי המצב בשוק פרופילי האלומיניום, לפני המועד הקובע, הובאו על-ידי הנתבעת. כך, הן מר אבי מנו (להלן: "מנו") בסעיף 4 לתצהיר עדותו הראשית והן הבעלים והמנהל של הנתבעת - חיים וולצ'ינסקי (להלן: "וולצ'ינסקי") בסעיף 6 לתצהיר עדותו הראשית, שניהם עובדים ותיקים בתחום פרופילי האלומיניום, גרסו, כי בזמן שהפרופיל המוגן פותח, לא היה קיים בשוק, למיטב ידיעתם, פרופיל זהה. אמנם, עדותו של וולצ'ינסקי, ואפשר שגם של מנו, היא עדות בעלי עניין, אולם, כנגדה לא הביא התובע ראיות חזקות יותר.
     ה.     נוכח המסקנות האמורות, איני מוצאת לנחוץ להדרש לשאלת השוני, אם קיים, בין המדגם המוגן והפרופילים המתחרים, ולנפקותו לגבי חוקיות רישום המדגם. די באמור לעיל כדי לקבוע נחרצות, כי לא הוכח שעובר למועד הקובע, התפרסמו פרופילים זהים.
5.          האם הפרופיל המוגן מחדש או מקורי?
     א.     אין חולק, כי עובר למועד הקובע, היו קיימים בשוק פרופילים אחרים, שצורתם דומה לאותיות Z ו- L (ראו למשל עמ' 17 לפרטיכל, ש' 6-7, עמ' 18 לפרטיכל, ש' 8-11), וכי הפרופיל המוגן מבוסס, בין השאר, גם על חיבור של שני פרופילים אלו.
     ב.     לא שוכנעתי כי בכך שהמצאה מאחדת שני רכיבי מוכרים (לצד שינויים נטענים אחרים), יש כשלעצמו כדי לשלול את רישומה כמדגם. למעשה, ההמצאות, רובן ככולן - הן פטנטים והן מדגמים - מחברים בין רכיבים מוכרים, בין אם אלו מוגנים ובין אם לאו. זאת ועוד, במקרה דנן, בשוק הרלבנטי - שוק פרופילי האלומיניום - השינויים בין מדגם למדגם הנם קטנים. לכך יש שתי פנים. ראשית, גם לשינוי קל יש להעניק הגנה קניינית, ושנית, ההגנה הניתנת היא צרה כשלעצמה, באופן שקל יחסית שלא להפר אותה וייצור פרופיל השונה מהמדגם בשיעור קטן יחסית, עשוי להיות חוקי.
          דברים ברוח זאת נפסקו גם על-ידי בית-המשפט העליון:
"החידוש מציג דרישה לפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מוכרים בכלל, ואילו המקוריות מדברת על דרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום. נראה לי, כי בתחומים מסוימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כך, למשל, בתחומים בהם מוגבלת 'חירות העיצוב' של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר ... או בתחומים בהם מתרבה מספר המדגמים במהירות - בכל אלו יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש." (ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון נ' אקרשטיין תעשיות (לא פורסם, להלן: "פרשת סלע"))

          ובמקרה אחר שהתייחס לפרופילי אלומיניום:
"פראמטר רלוונטי נוסף שיש להביאו בחשבון בהערכת השינויים שנתגלו בהשוואה בין המוצרים, הוא היקף ההגנה הניתן למדגם הרשום הנגזר ממידת החידוש או המקוריות שבו.
ככלל, צריך המדגם להראות צורה או קישוט בחפץ שהם שונים באופן ניכר ממה שהיה ידוע קודם לכן, ושינויים קלים המקובלים במסחר אין די בהם כדי להעניק למדגם את החידוש והמקוריות הדרושים על-פי הפקודה... עם זאת בתחומים מסוימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כאלה הם למשל תחומים שמוגבלת בהם 'חירות העיצוב' של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר, או תחומים שמתרבה בהם מספר המדגמים במהירות - בכל אלה יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש ... בתחומים כאמור שיש בהם מרווח תמרון קטן יחסית בעיצוב הדגמים השונים, אין לפרוס את הגנת המדגם בצורה רחבה מדי, ולפיכך תינתן למדגם הרשום הגנה בהיקף צר ומוגבל יותר." (ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז (3) 702 (להלן: "פרשת מיפרומאל", 716-717))
     ג.     לפיכך, התובע אף לא הוכיח, כי הפרופיל המוגן אינו מקורי או מחדש, באופן שאינו זכאי להרשם כמדגם.
6.          פונקציוליות הפרופיל המוגן
     א.     התובע טען, כי הפרופיל המוגן פסול מלהרשם כמדגם, מאחר שעיצובו מוכתב כולו ובאופן בלעדי משיקולים פונקציונליים ולא אסתטיים.
     ב.     בפרשת שרנוע קבע בית-המשפט העליון את ההלכה המנחה בסוגיה זאת:
"...שני סוגי המונופול הללו [הפטנט והמדגם - ר.מ.], המוענקים על-ידי המדינה, חופפים זה את זה במידת מה. בפטנט הדגש הוא על התפקיד (הפונקציה) של ההמצאה, בעוד שבמדגם הדגש על הצורה בחור שכזאת, כפי שהעין מסוגלת לקלטה. אכן, שני התחומים יונקים זה מזה, כי צורה מסויימת יכולה להיות כשרה לרישום כמדגם, אם כי יש בה גם תועלת מבחינת התפקיד שהיא נועדה למלא (ואוסיף: ואף אם יסוד התועלת גובר על היסוד האסתטי). לשון אחרת:
הפונקציונליות של חפץ אינה שוללת את כשרות צורתו לרישום כמדגם. הרי יש אומרים שהפונקציונלי ביותר הוא ממילא גם האסתטי ביותר. אבל כאשר הצורה מוכתבת כל כולה רק על-ידי התפקיד שעל החפץ למלאו, ולפי הידוע בשעת רישום המדגם לא היתה קיימת דרך אחרת. יעילה באותה מידה, להשגת אותה מטרה פונקציונלית, כי או אין היא ראויה לרישום בתור מדגם."(פרשת שרנוע, בע' 116, ההדגשה שלי - ר.מ.)
          אכן, עינינו הרואות, כי אין מקום לדיכוטומיה, שב"כ התובע ניסה להצביע עליה בסיכומיו, בין השימוש הפונקציונלי לאסתטי.
     ג.     במקרה דנן, הבעלים והמנהל של הנתבעת גרס, בסעיף 11 לתצהיר עדותו הראשית, כי:
"...המבנה היחודי המתבטא במסילות הפונות כלפי פנים, מאפשר למעשה הנחה של יחידות התקרה האקוסטית במיקום נמוך יותר, כשהן מונחות על-גבי המסילות....
באופן זה, נוצר הבדל אסתטי-חזותי ניכר בין תקרה המונחת על גבי פרופיל 'W' נשוא המדגם, לפרופילים אחרים הקיימים בשוק. הבדל, חסר כל משמעות פונקציונלית, וכל כולו עניין לטעמו האסתטי של הצרכן...
באמצעות פרופיל 'W' נשוא המדגם, ניתן... ליצור למעשה תקרה רחבה בעלת מראה חזותי ואסתטי ישר ואחיד...
ייחוד ויזואלי נוסף בא לידי ביטוי בפרופילים המיועדים להנחת יחידות תקרה בפינות החדר המקורה. בפועל, נהוג לחתוך פרופילים המיועדים לתחום את פינות התקרה בצורת אלכסון כך שמתאפשר להצמיד יחד שני פרופילים מכיוונים שונים.
לפני שפיתחתי את פרופיל ה-'W' נשוא המדגם הרשום נעשה הדבר באמצעות חיבור חתיכת אלומיניום על ידי מסמרות. כעת, באמצעות שימוש בפרופיל ה'W', ניתן להשחיל אל מתחת למסילות את יחידת החיבור וזאת ללא חיבור מסמרות - מה שיוצר למעשה חיבור השונה ויזואלית ואסתטית מהחיבור הקודם" (ההגשות שלי - ר.מ.)
          עדות זו לא נסתרה (ולמעשה, ב"כ התובע לא חקר את העד לגבי דבריו אלו ועד הנתבעת מנו אף חיזקם (עמ' 17 לפרטיכל)). מבחינה לוגית ברי, כי הטיעון הפונקציונלי יכול להשתלט על הטיעון האסתטי, שהרי, במוצרים רבים, כולל בתקרות אקוסטיות (אך גם בדוגמת האגרטלים, שב"כ התובע ביקש להתבסס עליה בסיכומיו), ניתן לומר כי אחת מהפונקציות של המוצר היא היותו אסתטי. ואולם, על אף שלוגית טיעון זה קביל, אין לקבלו מבחינה משפטית, שהרי לפיו, רוב המדגמים ככולם אינם ראויים לרישום. ואמנם, במקרה דנן, אין קושי לקבוע, כי הפונקציה העיקרית של הפרופיל המוגן היא, לאפשר הנחת תקרות אקוסטיות, באופן שיספק את דרישות האקוסטיקה. הפרופיל המוגן, בנוסף לפונקציה האקוסטית, מספק גם מטרה אסתטית ולכן, כשיר הוא לרישום כמדגם.
     ד.     הוסיף וטען ב"כ התובע, תוך שהוא מתבסס על הדברים שקבע בית-המשפט העליון בפרשת סלע, כי ממילא הצרכנים אינם מבדילים בין הפרופילים השונים, והחוש הויזואלי שלהם, אינו מושפע ממנו. איני מקבלת את טיעון זה. אסביר. בפרשת מיפרומאל נפסק כי:
"בית-המשפט נדרש בראש ובראשונה לקבוע מיהו הצרכן הרלוונטי להליך הנדון בפניו, אשר בעיניו תיבחן שאלת ההפרה. ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נבחן המוצר, הוא 'הצרכן הממוצע' או 'הצרכן הסביר', הרוכש את המוצר בלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת, ובלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק...
עם זאת ייתכנו מקרים שבהם יחייב אופיו של המוצר כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר (כ'בעל המקצוע הממוצע' שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967) בהיותו הצרכן הנכון." (שם, בע' 710-711)
          גם במקרה דנן, לעובדה כי יתכן שרוכשי התקרות האקוסטיות לא בהכרח יבקשו לרכוש את הפרופיל המוגן, אין משקל רב. הצרכן הרלוונטי כאן, הוא בעל המקצוע, המתקין את התקרה, והלה, מבדיל בין הפרופילים האמורים.
     ה.     התובע ניסה גם להתבסס על כך שהפרופיל המוגן הנו נסתר, לאחר שהתקרה מונחת. גם לכך איני מסכימה. ראשית, הטענה אינה נכונה מבחינה העובדתית (ולמצער - לא הוכחה), שהרי מר מנו העיד, כי החלק התחתון של הפרופיל גלוי (עמ' 17 לפרטיכל, ש' 3-5, וש' 22-23). שנית, ואפילו אם הפרופיל כולו היה נסתר, היה לטעמי מקום להעניק לו הגנה קניינית בצורת מדגם, שכן, הוא מאפשר שינוי אסתטי משמעותי בתקרה האקוסטית, כפי שצוין בס"ק ג' לעיל - שינוי, שהצרכן הרלוונטי - בעל המקצוע ואפילו מזמין התקרה - יכול להבחין בו. אכן, לטעמי, אין לתת ל"מבחן העין" פרוש דווקני וקיצוני שאינו מתאים למטרתו.
          אם אשוב לדוגמת האגרטל, אותה הביא ב"כ התובע בסיכומיו, הרי שאני סבורה, כי ניתן ליתן הגנה על צורת אגרטל מסוימת המפוסלת בחימר, גם אם האגרטל, כאשר הוא נמכר, מצופה בחומר אחר, כך שהחימר עצמו אינו נראה לעין. די בכך שבסיס החימר יצר צורה חדשה, הראויה להגנה. כך גם במקרה דנן, הפרופיל המוגן יצר צורה חדשה, תקרה אקוסטית שנראית שונה מהתקרה הקודמת, ולכן, הוא ראוי להגנה. למותר לציין את שנכתב בסעיף 5ב לעיל, לפיו, בתחום פרופילי האלומיניום, השינוי בין מדגם למדגם הוא קטן, לאור המגבלות על 'חופש העיצוב' בשל אילוצים פונקציונליים וריבוי המדגמים המתחרים - דבר המחייב הקלה מהדרישות ממדגם חדש בתחום.
7.          התוצאה
     א.     משלא הוכיח התובע את מי מרכיבי תביעתו - התביעה נדחית.
     ב.     התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך של 25,000 ש"ח, בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקיים מירביים החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל.



רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון