העתקה לאחר פקיעת פטנט

במסגרת בחינת פונקציונליות כטענת הגנה בעוולת גניבת העין - לעובדה כי המוצר שהועתק היה מוגן בפטנט. לכאורה יש בעצם הענקת הפטנט משום הכרה בפונקציונליות של המוצר וממילא אין בהעתקתו משום עוולה על פי דיני גניבת העין.

למסקנה דומה הגיע בית המשפט העליון בארצות הברית שקבע כי עצם העובדה כי מאפיין מסויים של מוצר היה רשום כפטנט - שפקע תוקפו בינתיים - מהווה ראיה משמעותית כי אכן המדובר במרכיב פונקציונלי ומכאן שעומדת לנתבע בגין חיקוי מאפיין זה הגנה בגין הטלת אחריות בפני דמיון בחזות המוצר ככל שהוא קשור במאפיין פונקציונלי זה, כל עוד לא יוכח התובע כי ההעתקה היתה למרות הכל של מאפיינים שאינם פונקציונליים.

על פי הלכה זו לעובדת קיומו של פטנט יש ערך ראייתי בשאלת הוכחת הפונקציונליות של המוצר.

השאלה אם מן הדין לאמץ הלכה זו במשפט בישראל כמו גם שאלת הרלבנטיות של קיום פטנט שפקע לאחריות בגין העתקה בעוולת גניבת עין אינן פשוטות הן.

אם הוכח כי ההעתקה היתה של מאפיין שאינו פונקציונלי - וממילא לא מוגן היה מלכתחילה בפטנט - הרי שניתן יהיה להטיל אחריות בגניבת עין.

המחלוקת בערעור שבפנינו, בהקשר זה, היתה בשאלת משמעות העובדה כי למשיבה היה סמוך למועד הרלבנטי פטנט על האמצאה הגלומה במוצר שייצרה, וכי פטנט זה פקע - בשל אי תשלום אגרה - טרם הייצור של הסנדלים הדומים על ידי המערערים. הטענה העיקרית בהקשר זה מטעם המערערים היא כי שגה בית המשפט המחוזי משקבע כי המרכיב שהועתק לא היה פונקציונלי ומכאן שניתן להטיל עליהם אחריות בגניבת עין.

להלן פסק דין בנושא העתקה לאחר פקיעת פטנט:

פסק-דין

הנשיא א' ברק:


1.     המשיבה פיתחה סנדל הליכה ורשמה בגין פיתוח זה פטנט בישראל. לב האמצאה הרשומה היה קביעת שלוש רצועות נפרדות זו מזו המחוברות לסוליה, והניתנות לכוונון עצמאי. תחילת תוקף הפטנט היתה ביום 28.8.1991, אולם תוקפו פקע ביום 16.8.1998 בשל אי תשלום אגרה. ביום 2.8.1999 הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו תביעה לצו מניעה קבוע כנגד המערערים בטענה כי סמוך לפקיעת הפטנט החלו המערערים בייצור סנדלים הדומים לסנדלים המיוצרים על ידי המשיבה. טענת המשיבה היתה כי המדובר בחיקוי "אחד לאחד" של מוצריה מתוך מטרה ברורה להנות מן המוניטין, הרעיונות והקניין של המשיבה בפיתוח הסנדלים ותוך עוולה של גניבת עין כאמור בסעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (כנוסחה אז - ולהלן הפקודה).

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

2.     בית המשפט המחוזי (סגן הנשיא ג' קלינג), קיבל את התביעה (פסק הדין מיום 14.3.2002). נקבע בפסק הדין כי נתקיימו במערערים תנאיה של עוולת גניבת העין כאמור בפקודה. המערערים ידעו על הדמיון שבין הסנדל שייצרו לזה שיצרה המשיבה שכן ביררו העניין אצל רשם הפטנטים ווידאו שאכן הפטנט פקע. עוד נקבע כי יש לסנדלים המיוצרים על ידי המשיבה מוניטין וכי בוסס קיומו של חשש סביר להטעיית הציבור במובן טעותם של צרכנים לחשוב שהם קונים סנדלים מתוצרת המשיבה שעה שהם רוכשים למעשה את סנדלים מתוצרת המערערים. בית המשפט דחה את טענת המערערים לפיה הדמיון בין הסנדלים שמייצרת המשיבה לאלו שהם יצרו היה ברכיב פונקציונלי בלבד וקבע כי הכוונה היתה להעתקת המוניטין שבסנדלי המשיבה ולא לפונקציונליות של עיצובם. עוד נקבע, כי עצם העובדה כי למשיבה היה פטנט שפקע על הסנדלים שיצרה, אינה משמיעה חירות של המערערים - ואחרים - להעתיק את האמצאה ללא כל הגנה. עוולת גניבת העין ממשיכה להתקיים גם אם פקע הפטנט. בהקשר זה, לא מצא בית המשפט לנכון לאמץ הלכה חדשה שנפסקה בארצות הברית בעניין, וממנה עלה כי פטנט שפקע מהווה ראיה משמעותית לפונקציונליות המוצר. מטעמים אלו נתקבלה התביעה לצו מניעה קבוע והמערערים חוייבו בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך הדין. מכאן הערעור שבפנינו.

טענות הצדדים בערעור

3.     לטענת המערערים, שגה בית המשפט המחוזי משקיבל את התביעה. לשיטתם, לא הוכח קיומו של חשש סביר להטעיה, שכן בית המשפט המחוזי לא שמע ראיות לעניין זה ולא נתן משקל מספיק לסימני המסחר המבדילים שבין המוצר שיצרו המערערים וזה שיצרה המשיבה - וזאת בהיבטים של שם המוצר והטבעתו; סולית המוצר; צבעי הרצועות והדוגמה שעליהן ואריזת המוצר. בנוסף - וזו היתה הטענה העיקרית שבפי המערערים - משפקע הפטנט שהגן על האמצאה, קיימת להם הגנה בכל הנוגע לדמיון בחזות המוצר ולא ניתן להשית עליהם אחריות בגניבת עין. כעולה ממסמכי הפטנט, כך נטען, צורת הסנדל הינה רכיב פונקציונלי ברור באמצאה ומשפקע הפטנט, אין להטיל אחריות בגין שימוש במוצר מתחרה במאפיין פונקציונלי זה על אף הדמיון החזותי בין המוצרים.

4.     המשיבה, מאידך, ביקשה כי נדחה את הערעור. לטענתה הוכח בבירור כי למוצר שהיא מייצרת יש מוניטין ברור שנובע גם מן הצורה של הסנדל. הוכח בפני הערכאה הראשונה גם החשש כי צרכנים יוטעו לחשוב כי הם רוכשים את הסנדל שהיא מייצרת שעה שירכשו את הסנדל מתוצרת המערערים והכל בשל הדמיון בחזות בין שני המוצרים. המשיבה הדגישה כי פקיעת הפטנט היתה בשל עניין פעוט של אי תשלום אגרה וטעות בתום לב, וכי לאחר זמן מה שב ונרשם הפטנט. זאת ועוד: לטענת המשיבה צורת הסנדל שהיא מייצרת לא היתה חלק מן הפטנט במובן זה שלמרות פקיעת תוקפו לא היו רשאים המערערים לחקות את צורת הסנדל שהיא ייצרה. לטענת המשיבה, צורת הסנדל (החזות שלו) פרי תוצרתה לא היו חלק מן היסוד הפונקציונלי שבאמצאה ולכן אין המערערים יכולים לחסות תחת כנפיה של הגנה שמקורה בפקיעת הפטנט. מטעמים אלו טענה המשיבה כי יש לדחות את הערעור.

עוולת גניבת העין

5.     בתקופה הרלבנטית לנסיבות המקרה שבפנינו - וזאת טרם נקבעה בשינויים מסויימים בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 - היתה עוולת גניבת העין קבועה בסעיף 59 לפקודת הנזיקין, וזהו לשונה: "מי שגרם או מנסה לגרום, על ידי חיקוי השם, התיאור, הסימן או התווית או בדרך אחרת, שטובין ייחשבו בטעות כטובין של אדם אחר, עד שקונה רגיל עשוי להניח שהוא קונה טובין של אותו אדם, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם; אך אין אדם עושה עוולה רק על ידי שהוא משתמש בשמו למכירת טובין". כבר נפסק לא פעם כי לשם ביסוס יסודותיה של עוולה זו יש להראות התקיימותם של שני יסודות עיקריים - קיומו של מוניטין, וחשש סביר להטעיית הציבור כי טובין שמציע הנתבע לציבור הם של התובע או קשורים הם אליו (ראו: ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי, פ"ד נה(3) 933, 942; ע"א 523/91 קלוד כהן ואח' נ' יונה נדיר, פ"ד מט (2) 353, 359).

6.     בבחינת יסודות אלו במקרה שבפנינו הגיע בית המשפט המחוזי למסקנה כי אכן הוכח קיומו של היסוד הראשון בעוולת גניבת העין - הוא קיומו של מוניטין בסנדל המיוצר על ידי המשיבה. לא מצאנו עילה להתערבותנו בממצא זה. בית המשפט המחוזי בא למסקנה גם כי בוסס היסוד השני לשם התקיימות עוולת גניבת העין - והוא החשש הסביר להטעיה של הצרכנים. אכן, מסקנתו זו של בית המשפט המחוזי נסמכה בעיקר על מאמציהם של המערערים ליצור סנדל דומה לזה של המשיבה תוך בדיקה כי אכן הפטנט של המשיבה פקע ומתוך כוונה להנות מן המוניטין שצברה המשיבה. המערערים השיגו בפנינו על קביעה זו, כאמור, הן בשל אי שמיעת ראיות בסוגיה זו והן נוכח ההסתמכות על כוונת המערערים כביכול להבדיל מבחינה אובייקטיבית של הסוגיה. אמת, מקובל עלינו כי הבחינה בכגון דא צריכה להתבסס על אמת מידה אובייקטיבית (פרשת נדיר, בעמ' 362-363) אולם כבר נקבע כי הוכחת כוונה לחקות עשויה להקל על הוכחת חשש להטעיה מן הבחינה האובייקטיבית (ע"א 261/64 פרו פרו ביסקוויט בע"מ נ' פרומין ובנו בע"מ, פ"ד יח(3) 275, 279). חיקוי מכון של מוצרו של המתחרה מעיד לכאורה על חשש להטעיה של ציבור הלקוחות (ע"א 5689/94 ורגוס בע"מ נ' נגה הנדסה בע"מ, פ"ד נב(1) 521, 529-530). זאת ועוד: מן המוצגים השונים שהובאו בפנינו נוכחנו אף אנו כי למרות ההבדלים שעליהם הצביעו המערערים בין המוצרים השונים, קיים חשש סביר (אובייקטיבי) כי צרכנים עלולים לטעות ולסבור כי המוצר מתוצרת המערערים אינו אלא המוצר המיוצר על ידי המשיבה.

יסוד הפונקציונליות

7.     עניין אחרון לו נדרש בית המשפט המחוזי הוא, כאמור, השאלה אם ההעתקה נשוא העניין היתה של מאפיין פונקציונלי, אם לאו. הוא קבע, כי ההעתקה היתה של מאפיינים לא פונקציונליים ומכאן שיש להטיל אחריות על המערערים בעוולת גניבת העין. אכן, במסגרת יסודותיה של עוולת גניבת העין, נקבע כי גם אם יש במוצר מסויים משום דמיון למוצר אחר, הרי שלא תהא אחריות בגניבת עין אם ההעתקה או הדמיון הם במאפיינים פונקציונליים של המוצר. "אין רואים בחיקוי המוצר, עיצובו וצורתו נושא לגניבת עין, כל עוד החיקוי הוא של תווים פונקציונליים ולא של תווים המשמשים לזיהויו של המוצר עם המקור" (השופטת ש' נתניהו בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verreies De Saint Gabain, פ"ד מה(3) 224, בעמ' 236; ראו גם: יעקב וחנה קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל (1996) 107). טעמים שונים הובאו לרעיון זה לפיו אין הגנה במסגרת דיני גניבת העין בשל העתקת תווים פונקציונליים של מוצר. כך, למשל, ההנחה כי ההגנה על תווים פונקציונליים מצויה כל כולה במסגרת דיני הפטנטים ולא במסגרת דיני גניבת העין; או ההנחה כי ככל שתווים של מוצר הם פונקציונליים ממילא לא יוכל יצרן לבסס בו מוניטין שכן ברור כי כל יצרן ייצר מוצר זה בצורה זו ולא ניתן יהיה לשייך את המוצר ליצרן ספציפי דווקא (ראו בהרחבה: J.T. McCarthy, Trademark and Unfair Competition (2nd ed. 1984) $7.26 pp.). נראה כי המשותף לדברים אלה הוא האיזון הראוי בין הרצון להגן על היצרן או העוסק בגין הערך המוסף של זיהוי מוצריו הספציפיים על ידי הציבור הרחב והנכונות לרכוש אותם, ובין הרצון לאפשר תחרות חופשית ופיתוח של מוצרים מתקדמים על יסוד מוצרים קיימים. זהו למעשה איזון בין זכויות היסוד של הפרט היוצר ואינטרס הציבור בהגנה עליהם, לרבות שמירה על תחרות הוגנת, ובין אינטרס הציבור ככולל, בין היתר, את חופש התחרות וההתפתחות החברתית והכלכלית הכרוכה בכך (ראו: רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא ייצור והפצה בע"מ נ' פורום אביזרים, פ"ד נב(4) 289, 470-474).

8.     המחלוקת בערעור שבפנינו, בהקשר זה, היתה בשאלת משמעות העובדה כי למשיבה היה סמוך למועד הרלבנטי פטנט על האמצאה הגלומה במוצר שייצרה, וכי פטנט זה פקע - בשל אי תשלום אגרה - טרם הייצור של הסנדלים הדומים על ידי המערערים. הטענה העיקרית בהקשר זה מטעם המערערים היא כי שגה בית המשפט המחוזי משקבע כי המרכיב שהועתק לא היה פונקציונלי ומכאן שניתן להטיל עליהם אחריות בגניבת עין. כך, שכן בית המשפט המחוזי לא נתן משקל מספק לעובדה כי חזות המוצר היתה חלק מתביעת הפטנט של המשיבה. מכאן ברור, לטענת המערערים, כי המדובר במאפיין פונקציונלי והעובדה כי המערערים בדקו את תפוגת הפטנט דווקא מאששת את העובדה כי העתיקו מאפיין פונקציונלי. מכאן, שלא היה מקום להטיל עליהם אחריות בעוולת גניבת העין. המשיבה מאידך טענה כי הדמיון לא היה במרכיב פונקציונלי אלא במרכיב חזותי בעיקרו וכי אין לייחס חשיבות לעובדה כי המרכיב החזותי של הסנדל היה חלק מתביעת הפטנט, בייחוד נוכח העובדה שהמרכיב החזותי לא היה חלק מן האמצאה אלא רק תיאור מועדף שלה במסגרת השרטוטים שצורפו לתביעת הפטנט.

9.     אכן, שאלה היא איזו רלבנטיות יש - במסגרת בחינת הפונקציונליות כטענת הגנה בעוולת גניבת העין - לעובדה כי המוצר שהועתק היה מוגן בפטנט. לכאורה יש בעצם הענקת הפטנט משום הכרה בפונקציונליות של המוצר וממילא אין בהעתקתו משום עוולה על פי דיני גניבת העין (וראוMcCarthy הנ"ל, בסעיף 7.29 ואילך). למסקנה דומה הגיע בית המשפט העליון בארצות הברית בפרשת TrafFix Devices Inc. v, Marketing Display Inc, 532 U.S. 23 (2001), בה נקבע כי עצם העובדה כי מאפיין מסויים של מוצר היה רשום כפטנט - שפקע תוקפו בינתיים - מהווה ראיה משמעותית כי אכן המדובר במרכיב פונקציונלי ומכאן שעומדת לנתבע בגין חיקוי מאפיין זה הגנה בגין הטלת אחריות בפני דמיון בחזות המוצר ככל שהוא קשור במאפיין פונקציונלי זה, כל עוד לא יוכח התובע כי ההעתקה היתה למרות הכל של מאפיינים שאינם פונקציונליים. על פי הלכה זו לעובדת קיומו של פטנט יש ערך ראייתי בשאלת הוכחת הפונקציונליות של המוצר.

10.     השאלה אם מן הדין לאמץ הלכה זו במשפטנו כמו גם שאלת הרלבנטיות של קיום פטנט שפקע לאחריות בגין העתקה בעוולת גניבת עין אינן פשוטות הן, אולם אין אני נדרש להכריע בהן בנסיבות המקרה ואבקש להשאירן בצריך עיון לעת מצוא. כך שכן, נקודת המוצא לרלבנטיות של רישום הפטנט להטלת אחריות בגניבת עין היא כי המדובר מלכתחילה בהעתקה של מאפיינים פונקציונליים של מוצר. ברור כי אם הוכח כי ההעתקה היתה של מאפיין שאינו פונקציונלי - וממילא לא מוגן היה מלכתחילה בפטנט - הרי שניתן יהיה להטיל אחריות בגניבת עין. ואכן, בית המשפט המחוזי קבע כממצא עובדתי במקרה שבפנינו, ותוך מתן תשומת לב לקיום הפטנט ופקיעתו, כי ההעתקה לא היתה של מרכיב פונקציונלי. מכאן גם מסקנותיו לעניין המוניטין שבסנדלים והחשש להטעיה. בממצאים אלה לא מצאנו עילה להתערבותנו. אשר על כן, דין הערעור להידחות.

     המערערים ישאו בהוצאות המשיבה בסך כולל של 25,000 ₪.


                                        ה נ ש י א

המשנה לנשיא (בדימ') ת' אור:

     אני מסכים.

                                        המשנה לנשיא (בדימ')

השופט ס' ג'ובראן:

     אני מסכים.

                                        ש ו פ ט


     הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק.

     





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

  1. פטנט על תרופה

  2. התקדמות המצאתית

  3. הארכת תוקף פטנט

  4. בקשה להאריך פטנט

  5. אמצאה כשירת פטנט

  6. הפרת פטנט תרופות

  7. גניבת עין של פטנט

  8. הארכת פטנט על תרופה

  9. עורך דין רישום פטנטים

  10. בקשה להארכת תוקף פטנט

  11. תיקון פירוט בקשת פטנט

  12. העתקה לאחר פקיעת פטנט

  13. פטנט עיכוב צמיחת שיער

  14. חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

  15. הפרת פטנט לפני מתן פטנט

  16. הפרת פטנט מול תקנת השוק

  17. נוהל פיתוח המצאות פטנטים

  18. כניסה לשלב הלאומי בקשת פטנט

  19. פקודת הפטנטים והמדגמים, 1926

  20. עיכוב הליכים בתביעת הפרת פטנט

  21. תביעת פיצויים נגד רשות הפטנטים

  22. עיכוב הליכים בבקשה לביטול פטנט

  23. בקשת הארכת תקופת הגנה על פטנטים

  24. מחיקת טענות בעניין זכויות בפטנט

  25. בקשת מינוי כונס נכסים זמני בפטנט

  26. הארכת מועד להגשת ראיות התנגדות לפטנט

  27. תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935

  28. צו הפטנטים (תחילת תוקף סעיף 16 לחוק), תשכ"ח-1968

  29. צו הפטנטים (סמכות בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), תשכ"ט-1969

  30. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת-ערעור), תשי''ב-1952

  31. צו הפטנטים (קביעת מפעלים ומוסדות לענין סעיף 137 לחוק) תשכ"ח-1968

  32. תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ''ח-1968

  33. פקודת הפטנטים, המדגמים, זכות היוצרים וסימני המסחר (שעת-חירום), 1939

  34. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובד המדינה), תש''ל-1969

  35. תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ''ו-1996

  36. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי''ב-1952

  37. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובדי מערכת הבטחון וחיילים), תשכ''ט-1969

  38. תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ''ח-1998

  39. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון